驰名商标侵权的认定标准(驰名商标纠纷解释)

本文通过案例对驰名商标民事侵权的判定规则进行具体分析，希冀对企业在处理驰名商标侵权案件中以及各位同仁在办理涉及驰名商标民事侵权诉讼中有所助益。
作者 | 朱玮洁 上海漕溪律师事务所 百一知识产权资深律师编辑 | 布鲁斯驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标[1]。
驰名商标系商标中一类较为特殊的标识，由于其显著性和知名度极高，法律赋予驰名商标更强有力的保护。
因而，在驰名商标的侵权案件中，其侵权判定规则也不同于一般的普通注册商标。
一般而言，驰名商标的侵权判定规则如下：1. 权利商标是否可依据按需认定原则认定驰名商标。
2. 权利商标是否能构成驰名商标。
3. 被诉侵权行为是否侵犯了驰名商标专用权。
一权利商标是否可依据按需认定原则认定驰名商标驰名商标的按需认定是指法院根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而对驰名商标进行的认定[2]。
换言之，并非当事人申请认定驰名商标，法院就会根据当事人的请求对驰名商标进行审查和认定。
通常，法院将依据事实与法律的必要性来决定是否认定驰名商标。
在司法实践中，涉及驰名商标按需认定的一般有几下几种情形。
（一）驰名商标若需跨类保护的可予以认定通常，普通注册商标只能在相同或者类似的商品或者服务上进行保护，而驰名商标可以跨类保护。
因此，权利人若需要在跨类商品或者服务上进行商标保护，则需要对其商标进行驰名商标的申请认定，若驰名商标认定成功，则可予以跨类保护。
因此，跨类保护系驰名商标按需认定的情形之一。
例如，在广东百润茶业有限公司与景田侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[3]中，原告景田公司请求对第3407468号“百岁山”商标进行驰名商标保护的认定，由于被诉侵权标识使用的商品类别是茶叶商品，与原告第3407468号“百岁山”商标赖以知名的“矿泉水”商品不属同一种或类似商品，因此，法院对第3407468号“百岁山”商标进行驰名商标的认定。
1. 构成相同或者类似商品或服务的不予认定驰名商标若原告主张的商标与被诉标识构成相同或者类似商品或者服务的，则权利商标可依据普通注册商标的侵权判定规则进行维权，则无需再对权利商标认定驰名商标。
例如，在乔治·阿玛尼有限公司、乔治·阿玛尼有限公司（米兰）瑞士门德里西奥分公司与北京斓峰轩商贸有限责任公司、北京丽衣天下商贸有限公司、北京芙蓉坊服装服饰有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[4]中，法院认为，原告作为权利基础的涉案权利商标系核定使用在第25类的“服装”等商品上，被诉商标侵权行为系在第40类“服装定制”服务上，虽然根据《类似商品和服务区分表》两者不属于类似商品/服务。
但是，根据在案证据结合日常生活经验可知，服装系服装定制服务的目的和成果，二者存在紧密的关联，且其消费群体、销售渠道存在一定的重合，故二者构成类似的商品/服务。
据此，本案不存在对涉案权利商标是否属于驰名商标进行认定的必要性，故法院对原告要求认定驰名商标的相应主张不予支持。
2. 若权利人除了权利商标外，存在与被诉标识属于相同或者类似商品或服务的其他普通注册商标，则无需对权利商标认定驰名商标，但权利人依据普通注册商标进行维权无法获得充分救济的除外。
例如，在福耀玻璃工业集团股份有限公司与十堰飞友电气股份有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[5]中，法院认为，我国驰名商标保护制度并非旨在授予荣誉称号。
原告主张其在中国境内申请注册了45个商品全类别的商标，并自认为在被告服务范围的“配电柜、工程电器、家用电器”以及“电子商务”相关联的类别及商品或服务上均有注册商标，但本案却不主张，仅试图通过涉案第504675号注册商标认定驰名商标进行跨类别保护，有违该制度之初衷。
综合考虑以上因素，法院对涉案商标是否构成驰名商标的问题不予评述。
权利人依据普通注册商标进行维权无法获得充分救济的可申请认定驰名商标通常情况下,如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使其获得与驰名商标同等水平的保护,则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。
对于何为同等水平的保护,至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。
如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标仅能够制止侵权行为的发生,但无法获得经济损失赔偿,则此时应认定依据同一种或类似商品上注册的商标无法获得与驰名商标同等水平的保护,依据按需认定的原则,便有必要对商标注册人提供驰名商标的保护[6]。
例如，在索菲亚家居股份有限公司与吕小林、南阳市索菲亚集成吊顶有限公司、尹丰荣侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[7]中，法院认为，虽然法院已认定被诉行为构成对原告在第一类及第五类商品上注册的三个注册商标专用权的侵犯,但因原告并无证据证明上述商标已投入实际使用,因此,原告依据上述商标仅可以获得停止侵权的法律救济,但无法获得经济赔偿。
但如果原告第174431号“M0BIL”商标、第174458号“美孚”商标构成驰名商标,且被诉行为确实损害原告上述驰名商标的权益,则原告不仅可以据此禁止各被告实施被诉行为,亦可以获得经济赔偿。
鉴于此, 法院认为，在该案中有必要对上述商标是否构成驰名商标进行认定。
（二）注册商标之间的冲突根据《最高院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定 》第一条第二款，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。
根据上述条文可知，注册商标之间的侵权诉讼，法院不予受理，权利人应当先去国家知识产权局对侵权的注册商标进行无效宣告等方式进行解决。
然而，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第十一条 ，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。
根据上述法条可知，对于注册商标侵犯驰名商标的侵权案件，法院可以受理。
因此，若是两个注册商标间的冲突问题，权利人主张被诉侵权人的注册商标侵犯其驰名商标的，法院应当受理并对该商标进行驰名的认定。
被告恶意注册商标超过五年仍能禁止使用根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第十一条，被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；根据《商标法》第四十五条 ：已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
根据上述条文可知，虽然驰名商标司法解释规定被告注册商标超过五年的，人民法院不予支持原告禁止被告使用该注册商标的诉求。
但是根据《商标法》第四十五条，若对于恶意注册的被诉商标，驰名商标权利人可以不受五年的时间限制。
因而，根据体系解释，若驰名商标权利人能够证明被诉商标是恶意注册，法院可对原告的商标进行驰名商标的认定并可判令被告禁止使用被诉商标。
（三）驰名商标与企业名称的冲突根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第二条第(二)项规定，在当事人以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼中，当事人以驰名商标作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定。
根据上述条文可知，若侵权人的企业名称与其驰名商标相同或者近似，权利人提起的商标侵权诉讼或者不正当竞争诉讼的，需以驰名商标作为事实根据的，权利人可申请驰名商标的认定，法院根据案件具体情况可对所涉商标是否驰名作出认定。
例如，在江苏中信建设集团有限公司与中国中信集团有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[8]中，法院认为，通过原告中信公司提供的证据，可认定“中信”商标为驰名商标而加以特别保护。
被告企业名称中的“中信”字号与原告中信公司在第36类注册的“中信”文字商标相同，且该商标在2002年7月被告“南通中信建设工程有限公司”注册成立时已具有较高知名度，广为相关公众所知晓。
被告公司经营的类别虽然与该商标不属于同一类别，但因原告中信公司的经营、投资业务遍及包括建筑工程、房地产在内的多个不同领域，而在金融服务类“中信”商标已达驰名程度的情况下，江苏中信建设公司和江苏中信建设南京分公司在企业名称中使用“中信”字号足以使相关公众对其提供服务的